[1] 후 출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 발명으로 하여 선 출원에 의한 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판 즉, 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하지만 예외적으로 특허발명과 등록고안이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구도 허용된다.


[2] 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 및 명백한 오기가 있을 때에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위를 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니하고, 또한 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수도 없다.


[3] 특허발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계가 성립하기 위해서는, 후 고안이 선 특허발명의 요지를 모두 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 고안 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하여야 한다.


[4] 확인대상 발명이 통발연결장치에 관한 특허발명과 이용관계에 있어 특허발명의 권리범위에 속한다고 한 사례.
주문
1. 특허심판원이 2003. 3. 31. 2002당2333호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

이유
1. 이 사건 심결의 경위
가. 원고는 별지 1 기재와 같은 통발연결장치에 관한 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다.)의 등록권리자인데, 피고의 별지 2 기재 확인대상 발명이 이 사건 특허발명과 동일한 것이므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 아래 나.항과 같은 이유로, 원고의 심판청구를 각하하는 내용의 주문 제1항 기재 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다.)을 하였다.
나. 이 사건 심결 이유의 요지
(1) 확인대상 발명은 피고가 등록한 별지 3 기재 (실용신안등록 생략) 고안[이하 '(실용신안등록 생략) 고안'이라 한다.]과 동일한 것으로서 등록된 권리이다.
(2) 이 사건 특허발명과 확인대상 발명의 구성에 있어, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 청구항 1(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다.)의 구성은, 통발과 일측이 연결되는 몸체(이하 '구성 ①'이라 한다.), 상기 몸체에 서로 대향되게 설치된 집게레버가 서로 접촉되거나 분리되면서 통발을 모릿줄에 연결 및 분리 가능하게 하는 집게기구(이하 '구성 ②'라 한다.), 상기 집게레버가 서로 접촉되거나 분리되는 동작을 제어하는 착탈기구(이하 '구성 ③'이라 한다.)로 나눌 수 있는바, 먼저 이 사건 제1항 발명의 구성 ①은 확인대상 발명의 연결구몸체(10)에 대응되나, 확인대상 발명의 연결구몸체(10)에는 제1집게레버(20)가 일체로 형성되어 있는 점에서 차이가 있고, 다음으로 이 사건 제1항 발명의 구성 ②는 확인대상 발명의 제1 및 제2집게레버(20, 20′)의 구성 및 작용에 대응되나, 구성 ②에 있어 집게기구의 모릿줄에의 연결 또는 분리는 몸체에 서로 대향되게 설치된 집게레버의 접촉 또는 분리에 의한 것이나, 확인대상 발명에서는 제1집게레버(20′)가 몸체에 일체로 형성된 상태에서 고정되어 있고, 제2집게레버(20′)가 제1집게레버(20)에서 착탈되는 구조로 되어 있는 점에서 서로 다르다. 나아가 이 사건 제1항 발명의 구성 ③은 집게레버의 접촉 및 분리 기능을 담보하는 구성이나, 이는 극히 추상적이고 기능적으로만 기재되어 있어 그 기재만으로는 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에 해당하여, 명세서의 다른 기재에 의하여 보충을 하여야 할 것이므로, 이는 '집게레버에 형성되어 있는 스프링홈(23)에 결합된 스프링(25), 몸체(10)를 따라 이동하며 테이프돌부(32)가 형성되어 있는 슬라이더(30), 슬라이더의 테이프돌부(32)와 연동되며 집게레버의 하단에 형성된 캠곡면(20c) 및 스프링(35)으로 구성'되어 있는 것으로 보아야 할 것인데, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 '캠곡면(20c), 스프링(25), 테이프돌부(32)'에 대응되는 구성요소가 없고, 이를 '몸체를 따라 이동하는 슬라이더(30), 제2집게레버를 슬라이더(30)에 고정하는 연결링크(27), 고정링크(32) 및 스프링(35)'으로 치환 내지 변경하였으므로, 위 구성요소는 서로 다르다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성이 모두 확인대상 발명의 구성과 다르므로, 양 발명은 서로 다르다.
(3) 또한, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명의 기본적인 차이는 집게레버의 착탈을 위한 구성에 있으며, 이 사건 제1항 발명에 있어 집게레버의 착탈은 '집게레버가 스프링(25)에 의해 서로 분리되려는 방향으로 지지되어 있다가, 스프링(35)의 탄성력에 의해 슬라이더(30)가 몸체(10)의 상부 쪽으로 이동되면 슬라이더(30)에 형성된 테이프돌부(25)의 하단부측에 집게레버의 캠곡면(20c)이 접촉되어 상기 집게레버의 선단부는 스프링(25)의 탄성력을 극복하면서 서로 접촉한 상태를 유지하고, 슬라이더를 스프링(35)의 탄성력을 극복하면서 몸체(10)를 따라 통발(T) 쪽으로 이동시키면, 테이프돌부(32)와 캠곡면(20c)의 접촉 부분이 달라지면서 집게레버가 스프링(25)의 탄성력에 의해 분리되는 것(상세한 설명의 기재에 의하여 보충한 것으로 보인다.)'이나, 확인대상 발명에 있어 집게레버의 착탈은 슬라이더(30)에 고정링크(32) 및 연결링크(27)에 의해 연결되어 있는 제2집게레버(20′)가 스프링(35)에 의해 상향 탄지되어 있다가, 슬라이더(30)의 하강시 제2집게레버(20′)가 연결구몸체(10)에 축지된 회동중심핀(16)을 중심으로 회전하면서 연결구몸체(10)에 일체로 형성된 제1집게레버(20)로부터 이탈되는 것이므로, 양 발명은 집게레버의 착탈을 위한 과제의 해결원리 및 이를 달성하기 위한 기술적 구성에 차이가 있어, 이 사건 제1항 발명을 확인대상 발명과 같이 치환 내지 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다고 볼 수 없으므로, 양 발명의 구성이 균등관계에 있다고도 볼 수 없다.
(4) 앞에서 본 바와 같이 확인대상 발명은 (실용신안등록 생략) 고안과 동일하고, 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 그 기술적 구성에 있어 서로 다른 별개의 발명일 뿐만 아니라 이용관계에 있지도 않으므로, 이 사건 심판청구는 등록된 권리에 대한 적극적 권리범위확인 청구로서 부적법하다.
[증거: 갑1 내지 8호증의 각 기재, 변론의 전취지]
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
확인대상 발명이 등록된 고안이라 할지라도, 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 구성을 모두 포함하고 이를 그대로 이용하면서 새로운 구성요소인 원뿔관체를 부가한 것이어서, 이 사건 특허발명을 그대로 이용하고 있는 것이므로, 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것이다.
나. 판 단
(1) 일반적으로, 후 출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 발명으로 하여 선 출원에 의한 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판 즉, 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하지만 예외적으로 특허발명과 등록고안이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구도 허용된다.
(2) 이 사건에서 확인대상 발명이 피고의 (실용신안등록 생략) 고안과 동일한 것으로서 확인대상 발명은 (실용신안등록 생략) 고안의 원뿔관체(11) 테두리홈(16) 위쪽만 그린 것이라는 점{즉, 확인대상발명의 연결통공(T1)이 형성된 통발본체(T)는 (실용신안등록 생략) 고안의 원뿔관체(11)의 일부에 해당한다.}에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건 심결취소 소송은 후 출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 발명으로 하여 선 출원에 의한 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판에 해당하므로, 그 허용 여부를 판단하기 위하여 확인대상 발명이 이 사건 특허발명과 이용관계에 있는지에 대해 살핀다.
(3) 한편, 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하기 위해서는 먼저 특허발명의 특허청구범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하는데, 특허법 제42조 제4항은 "발명의 상세한 설명에 기재된 내용 중, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만을 특허청구범위에 기재"하도록 하고, 특허법 제97조는 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다."고 규정하고 있기 때문에, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 및 명백한 오기가 있을 때에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위를 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니하고, 또한 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수도 없는 것이다( 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후727 판결 등 참조).
이러한 관점에서 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 기재를 살펴보면, 이는 통발연결장치의 몸체에 착탈기구에 의해 집게레버가 접촉·분리되는 집게기구를 형성하여 통발을 모릿줄(주낙에서 낚시를 매단 가짓줄을 죽 연결하는 기다란 줄)에 연결 및 분리 가능하게 하는 기술적 사상을 청구범위로 하고 있음을 알 수 있고, 달리 청구범위의 기재가 다의적이어서 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 또는 그 기재에 오기가 있음이 명백한 경우에 해당한다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 기술적 범위의 해석에 있어서 특허청구범위에 기재된 문언 외에 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하거나 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다 할 것이다.
나아가 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명을 이용하고 있는 것인지에 관하여 살피건대, 후 등록고안인 확인대상 발명과 선 발명인 이 사건 특허발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계가 성립하기 위해서는, 후 고안이 선 특허발명의 요지를 모두 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 고안 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하여야 할 것인바( 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결. 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 등 참조), 이러한 관점에서 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명을 각 구성요소별로 대비하건대, 확인대상 발명의 연결구몸체(10)에는 비록 제1집게레버(20)가 일체로 형성되어 있으나 제1집게레버(20)는 이 사건 특허발명의 '상기 몸체에 서로 대향되게 설치된 집게레버' 중 어느 하나에 대응되는 것이고 확인대상 발명의 연결구몸체(10) 역시 통발과 한 쪽이 연결되는 것이라는 점에서, 확인대상 발명의 연결구몸체(10)는 이 사건 제1항 발명의 구성 ①과 동일하거나 이에 포함되는 것이고, 확인대상 발명에서 연결구몸체(10)에 일체로 구성된 제1집게레버(20)에 제2집게레버(20′)의 선단이 접촉되거나 분리되도록 한 구성에 관하여 보건대, 이 사건 특허발명의 구성 ②에는 '집게레버가 서로 접촉되거나 분리'된다고 기재되어 있고, 집게레버가 서로 접촉되거나 분리되는 것에 반드시 2개의 집게레버가 모두 움직여 벌어져 분리되고 오므라져 접촉되는 경우만이 포함된다고 볼 수 없고 어느 한 쪽이 고정되어 있다 하더라도 2개의 집게레버가 서로 접촉되거나 분리된다고 할 수 있으므로, 확인대상 발명의 위 구성 또한 이 사건 제1항 발명의 구성 ②와 동일하거나 이에 포함되는 것이며, 확인대상 발명에서 슬라이더(30)가 스프링(35)에 의해 지지되고 제2집게레버(20′)와 링크기구(27, 32)를 통해 연결되어 이동되면서 제2집게레버(20′)를 구동하여 제1집게레버(20)와 제2집게레버(20′)의 선단이 접촉되거나 분리되도록 하는 구성 또한 집게레버가 서로 접촉·분리되는 동작을 제어하는 착탈기구의 기구적 설명을 상세히 한 것에 불과하여 이 사건 제1항 발명의 구성 ③과 동일하거나 이에 포함되는 것이므로, 결국 확인대상 발명은 통발연결장치의 몸체에 착탈기구에 의해 집게레버가 접촉·분리되는 집게기구를 형성하여 통발을 모릿줄에 연결 및 분리 가능하게 하는 것이라는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술적 사상을 모두 포함하고 있다 할 것이고, 다만 확인대상 발명은 여기에 더하여 연결통공(T1)이 형성된 통발본체(T){이는 실질적으로 (실용신안등록 생략) 고안의 '테두리홈이 있는 원뿔관체(11)'와 동일한 것임은 앞에서 본 바와 같다.}라는 새로운 기술적 요소를 부가한 것이므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명을 이용하고 있는 것으로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다 할 것이다.
(4) 따라서 확인대상발명이 비록 등록된 고안이라 할지라도, 이 사건 특허발명을 그대로 이용하고 있는 것으로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것이라 할 것이므로, 이 사건 특허발명의 나머지 청구항과의 관계에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요도 없이, 확인대상발명과 이 사건 특허발명이 이용관계에 있지 않다 하여 원고의 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하다.
3. 결 론
원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.