특허청이 출원상표가 선등록상표 1, 2와 유사하여 등록을 받을 수 없다고 한 거절이유는 해소되었음을 명백히 하면서 출원상표가 선등록상표 3과 유사하여 등록을 받을 수 없다는 이유를 들어 거절결정을 하고, 이에 대하여 출원인이 불복심판을 청구하자, 특허심판원이 위 거절결정에서 거절이유로 삼지 않은 선등록상표 1, 2를 들어 위 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 한다고 판단한 사안에서, 비록 선등록상표 1, 2를 들어 출원상표에 거절이유가 있다는 통지를 하였다고 하더라도 위와 같은 이유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면, 위와 같은 이유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 특허청장은 거절결정의 거절이유와 다른 거절이유에 해당하는 위와 같은 이유를 들어 거절결정을 적법하다고 하기 위해서는 심결 전에 미리 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었어야 함에도 이러한 절차를 취하지 아니하였으므로, 위 심결은 절차상의 위법이 있다고 한 사례.
주문
1. 특허심판원이 2009. 11. 30. 2007원11678호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

이유
1. 기초사실
가. 이 사건 출원 및 심결의 경위
(1) 원고는 2006. 12. 7. “ ”을 표장으로, 상품류 구분 제32류의 ‘감주, 생수, 과실액, 사이다, 소다수, 탄산수, 과실분말, 사과주스, 유장음료, 인삼분말, 인삼주스, 포도주스, 레모네이드, 오렌지주스, 토마토주스, 음료용 야채주스’를 지정상품으로 한 상표(이하 ‘이 사건 출원상표’라 한다)를 출원[출원번호 : (출원번호 생략)]하였으나, 특허청은 2007. 5. 31. “이 사건 출원상표는 그 지정상품 전부와 관련하여 볼 때 아래의 선등록상표들과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다”는 이유로 거절이유를 통지하였다.
(2) 위 거절이유를 통지받은 원고는 2007. 8. 30. “이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와는 그 표장이 유사하지 않고, 선등록상표 3과는 그 지정상품이 유사하지 않으므로, 등록되어야 한다”는 취지의 의견서를 제출하였고, 특허청은 2007. 10. 16. “비록 2007. 5. 31.자 거절이유의 일부는 해소되었으나, 이 사건 출원상표는 여전히 선등록상표 3과 그 표장뿐만 아니라, 그 지정상품도 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7조에 의하여 등록을 받을 수 없다”는 이유로 거절결정(이하 ‘이 사건 거절결정’이라 한다)을 하였다.
(3) 이에 원고는 2007. 11. 13. “이 사건 출원상표가 선등록상표 3과 유사하다는 이유로 상표등록을 거절한 원결정은 위법하다”는 이유로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구사건을 2007원11678호로 심리한 다음 2009. 11. 30. “이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 그 표장과 지정상품이 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다”는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 선등록상표들
(1) 선등록상표 1
(가) 표장 : 
(나) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1990. 10. 26./1992. 1. 18./2002. 9. 18./(등록번호 1 생략)
(다) 지정상품 : ① 상품류 구분 제31류의 ‘곡물종자, 알로에’,
② 상품류 구분 제32류의 ‘알로에즙’
(라) 등록권리자 : 주식회사 남양
(2) 선등록상표 2
(가) 표장 : 
(나) 출원일/등록일/등록번호 : 1998. 11. 11./1999. 11. 29./(등록번호 2 생략)
(다) 지정상품 : ① 상품류 구분 제32류의 ‘알로에시럽, 알로에액’
② 등록 당시 지정상품 중 일부였던 ‘과실액, 생수, 광천수, 음료용 야채주스, 인공광천수, 과실시럽’은 2009. 7. 30. 등록이 취소되었다.
(라) 등록권리자 : 주식회사 남양
(3) 선등록상표 3
(가) 표장 : 
(나) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 1. 11./2006. 3. 11./(등록번호 3 생략)
(다) 지정상품 : ① 상품류 구분 제31류의 ‘가금, 갈치, 게, 고등어, 전복, 조기, 다시마, 미역, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 장식용 건조식물, 누에, 누에분말’
② 등록 당시 지정상품 중 일부였던 ‘알로에, 알로에즙, 알로에분말, 곡물종자, 꽃구근, 농산용 구근, 식물육성용 배종, 식물종자, 원예용 종자, 묘목, 분재, 생화, 혼상용 생화화환’은 2008. 11. 6.과 2009. 7. 15. 등록이 무효로 되었다.
(라) 등록권리자 : 주식회사 남양
[인정 근거] 갑 제1 내지 10호증, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 적법 여부
원고는, 이 사건 거절결정에서 거절이유가 해소되었다고 판단한 선등록상표 1, 2를 들어 이 사건 거절결정을 지지한 이 사건 심결은 절차상의 위법이 있을 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 그 표장이 유사하지 아니함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 주장하므로, 먼저 이 사건 심결에 취소할 정도의 절차상의 위법이 있는지 여부에 관하여 본다.
가. 판단기준
상표법 제23조 제2항에 의하면, 심사관은 상표등록거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 되어 있고, 같은 법 제81조 제1항, 제3항에 의하면, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위 규정을 준용하도록 되어 있는바, 이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판에서 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결을 하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 그 심결은 위법하다고 할 것이다( 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결 참조).
나. 판단
위 기초사실에 의하면, 특허청은 2007. 8. 30.자 원고의 의견서를 제출받고 이 사건 출원상표가 선등록상표 1, 2와 유사하여 등록을 받을 수 없다고 한 거절이유는 해소되었음을 명백히 하면서 이 사건 출원상표는 선등록상표 3과 유사하여 등록을 받을 수 없다는 이유를 들어 이 사건 거절결정을 하였으나, 이 사건 심결은 이 사건 거절결정에서 거절이유로 삼지 않은 선등록상표 1, 2를 들어 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 한다고 판단한 사실을 알 수 있다.
비록 선등록상표 1, 2를 들어 이 사건 출원상표에 거절이유가 있다는 통지를 하였다 하더라도 위와 같은 이유를 이 사건 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면, 위와 같은 이유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당한다고 할 것이므로, 피고로서는 이 사건 거절결정의 거절이유와 다른 거절이유에 해당하는 위와 같은 이유를 들어 이 사건 거절결정을 적법하다고 하기 위해서는 이 사건 심결 전에 미리 출원인인 원고에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었어야 함에도 이러한 절차를 취하지 아니하였다(피고도 심판절차에서 원고에게 의견제출기회를 주지 않았음을 인정하고 있다). 따라서 이 사건 심결은 절차상의 위법이 있다고 할 것이다.
3. 결론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.