가. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항의 규정취지는 심판청구인이 취소대상인 등록상표가 국내 어디에서도 사용되고 있지 아니함을 입증한다는 것은 사실상 어려운 반면 상표권자인 피심판청구인이 등록상표의 사용사실을 입증한다는 것은 용이한 일이므로 상표원부에 등록된 국내의 주소 또는 영업소의 행정구역인 구, 시, 군과 같이 제한된 구역 안에서 그 등록상표를 지정상품에 사용하지 아니한 사실을 심판청구인이 입증한 때에는 국내에서 사용하지 아니한 것으로 법률상 추정을 하고, 그 추정과 달리 국내에서 사용한 사실에 대한 입증책임을 피심판청구인에게 부과하여 심판청구인의 입증책임을 경감시켜 주려는 데에 있다.


나. 같은 조 제1항 제3호 소정의 상표의 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태에서의 사용도 이에 포함된다 할 것이나 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다고 할 것인바, 한글 ‘티파니’와 영문자 ‘TIFFANY’의결합상표인 등록상표에 있어서는 한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를 구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이는 등록상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없다.
주문
상고를 기각한다.
상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

이유
상고이유를 본다.
(1) 원심결의 이유에 의하면 원심은, 이 사건 상표의 지정상품 중 6개 품목에 대하여는 제조허가를 받았으나 1987.12.10. 이전에 허가가 취소되었으므로 그 후에 이 사건 상표를 사용하였더라도 정당한 사용이라고 볼 수 없고, 이 사건 상표의 지정상품 중 제조 및 품목허가가 필요 없는 콤팩트와 화장용솔에 이 사건 상표를 사용하였는가에 관하여는 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제45조 제1항 제3호 소정의 상표불사용을 원인으로 한 상표등록취소를 구하는 심판청구인에게 상표의 불사용사실에 대한 입증책임이 있는 것이 아니라 상표권자인 피심판청구인이 상표의 사용사실을 입증할 책임이 있는데 이에 대한 입증이 없다는 이유로 이와 달리 위 콤팩트와 화장용 솔에 이 사건 상표를 사용하지 않았다는 점에 대한 심판청구인의 입증이 없다 하여 심판청구를 기각한 제1심 심결을 파기하고 심판청구를 인용하였다.
(2) 구 상표법 제45조 제3항에는 위 제1항 제3호의 적용에 있어서 상표권자가 상표원부에 등록된 국내의 주소 또는 영업소의 행정구역인 구, 시, 군에서 그 등록상표를 사용하지 아니하였을 때에는 그 상표를 사용하지 아니한 것으로 추정한다고 규정되어 있는바, 위 규정의 취지는 심판청구인이 취소대상인 등록상표가 국내 어디에서도 사용되고 있지 아니함을 입증한다는 것은 사실상 어려운 반면, 상표권자인 피심판청구인이 등록상표의 사용사실을 입증한다는 것은 용이한 일이므로 위 구, 시, 군과 같이 제한된 구역안에서 그 등록상표를 지정상품에 사용하지 아니한 사실을 심판청구인이 입증한 때에는 국내에서 사용하지 아니한 것으로 법률상 추정을 하고, 그 추정과 달리 국내에서 사용한 사실에 대한 입증책임을 피심판청구인에게 부과하여 심판청구인의 입증책임을 경감시켜 주려는 데에 있다 할 것이다( 당원 1990.12.11. 선고 90후915 판결; 1991.10.8. 선고 91후66 판결 참조).
따라서 원심이 영업소 소재지에서의 상표불사용에 대한 심판청구인의 입증과 관계없이 바로 피심판청구인에게 상표의 사용에 대한 입증책임이 있다고 판단한 것은 구 상표법 제45조 제3항 소정의 입증책임분배에 관한 법리를 오해한 위법을 범한 것이라고 할 것이고 이 점에 관한 논지는 이유 있다.
그러나 기록에 의하여 살펴보면 이 사건 상표의 지정상품 중 문제로 된 콤팩트와 화장용 솔은 허가가 필요없지만 그 나머지 상품은 허가를 받아야 하는데 피심판청구인이 그중 샴푸, 크림 등 몇개 품목에 대하여는 허가를 받았으나 이 사건 심판청구일로부터 1년 이전인 1987.12.10.경에 모두 취하 또는 취소된 사실을 알 수 있고, 문제로 된 위 콤팩트나 화장용 솔에 관하여 보면 상표권자인 피심판청구인으로서는 이 사건 상표를 사용하였다는 점에 대한 입증을 쉽게 할 수 있다고 할 것임에도 불구하고 기록에 의하면 피심판청구인은 이에 대한 주장이나 입증을 적극적으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라 구 상표법 제45조 제3항이 심판청구인에 대한 입증책임을 완화시키기 위한 규정이라는 점 등을 아울러 참작하면 위 품목에 관하여는 피심판청구인의 영업소에서 이 사건 상표가 1년 이상 사용되지 아니하였다는 점에 대한 입증은 일응 되었다고 볼 수 있는 것이어서 구 상표법 제45조 제3항의 추정을 받기에 충분하다고 할 것이다. 그렇다면 결국 피심판청구인이 이 사건 상표의 사용에 대한 입증책임을 부담하게 되었다고 할 것이므로 원심이 범한 위와 같은 위법은 심결결과에 영향을 미쳤다고는 할 수 없게 되었다.
(3) 기록에 의하면 이 사건 상표는 한글 ‘티파니’와 영문자 ‘TIFFANY’의 결합상표인데 피심판청구인은 1989.1.경 밀크로션과 크림 등에 이 사건 상표 중 한글만으로 된 상표를 사용한 사실을 인정할 수 있다.
그런데 구 상표법 제45조 제1항 제3호 소정의 상표의 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태에서의 사용도 이에 포함된다 할 것이나 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다고 할 것인바 ( 당원 1985.5.28. 선고 84후117 판결 참조), 이 사건 상표에 있어서는 한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를 구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이 사건 상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없다( 당원 1987.3.24. 선고 86후100 판결 참조). 따라서 일부 지정상품에 대한 허가가 취하 또는 취소된 이후에도 이 사건 상표를 정당하게 사용하였다는 전제하에 원심결에 상표의 사용에 관한 법리오해 및 심리미진의 위법이 있다는 취지의 논지는 더 나아가 살펴볼 필요없이 그 이유가 없다.
(4) 상고논지는 어느 것이나 받아들일 수 없는 것이므로 피심판청구인의 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.