[1] 특허법 제147조 제1항은 심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부본을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고, 같은 조 제2항은 심판장은 제1항의 답변서를 수리한 때에는 그 부본을 청구인에게 송달하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 규정들의 취지는 심판의 양 당사자에게 심판이 청구된 사실을 알리고 각자에게 자신의 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회와 상대방의 주장에 대하여 반박할 수 있는 기회를 부여하기 위한 것이라고 할 것이므로, 특허심판원의 심결에 이러한 절차규정을 위반한 하자가 있는 경우에는 그 심결은 위법하다.


[2] 특허법 제189조 제2항은 특허심판원의 심결을 취소하는 특허법원의 판결이 확정된 때에는 심판관은 다시 심리하여 심결하여야 한다고 규정하고 있고, 그와 같이 다시 심리하는 경우의 절차에 관하여는 특허법이 별도의 규정을 두고 있지 아니하나, 심판이 처음 청구된 경우에 준하여 당사자에게 심리가 다시 진행된다는 사실을 알리고 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하는 것이 마땅하다고 할 것인바, 구 특허법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제79호로 개정되기 전의 것) 제58조는 특허심판원장은 심판원장은 심판청구수리시 심판번호를 부여하고 심판관을 지정한 후 당사자에게 통지하여야 한다고 규정하고 있고, 특허심판원은 특허법원의 심결취소판결에 의하여 다시 심리를 하는 경우에는 같은법시행규칙 제58조의 규정에 의한 심판번호 및 심판관지정통지시에 특허법원의 판결에 의하여 심결이 취소됨에 따라 새로운 심판번호 및 심판관에 의하여 다시 심판하게 되었다는 내용과 함께 특허법원에 제출한 이유 및 증거 등이 특허심판원에 제출한 것과 상이하여 특허법원에서 심결이 취소된 경우에는 그 통지를 받는 즉시 그 이유 및 증거를 제출하라는 내용을 함께 통지하고 있으므로 특허법원의 판결에 의하여 심결이 취소되어 다시 심리하게 되는 경우에 특허심판원이 하는 위 심판번호 및 심판관지정통지는 당사자에게 심판이 계류중인 사실을 알리고 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하는 것에 해당하여 이 통지를 받음으로써 당사자는 자신의 주장과 증거를 제출 할 수 있게 되는 것이라고 할 것이어서 특허심판원의 심결에 이러한 통지를 하지 아니한 하자가 있는 경우에는 그 심결은 위법한 것이다.
주문
1. 특허심판원이 1999. 4. 20. 99당30(취소)호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

이유
1. 기초사실
갑제1, 2호증, 을제1, 2호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.
가. 특허청에서의 절차의 경위
원고는 발명의 명칭이 “EVA폼을 부체로 한 낚시찌의 부체 표면 처리방법”이고 특허청구의 범위가 다음 ‘나.’항의 기재와 같은 특허 제24832호 발명(출원일 1985. 10. 10., 등록일 1988. 1. 13., 이하 ‘이 건 특허발명’이라 한다)의 특허권자이다.
원고는 피고가 실시하고 있는 다음 ‘다.’항의 기재와 같은 발명{이하 ‘(가)호 발명’이라 한다}이 이 건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 권리범위확인심판을 청구하였다.
특허청은 위 심판청구사건을 95당984호(이하 ‘전 심판’이라 한다)로 심리하여 1997. 5. 31. (가)호 발명은 이 건 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결(이하 ‘전 심결’이라 한다)을 하였고, 피고가 이에 불복하여 이 법원에 위 심결에 대한 취소소송을 제기하였으므로 이 법원이 그 사건을 98허1198호로 심리하여 1999. 2. 11. 위 특허청의 심결을 취소하는 판결을 선고하였다. 그런데 이 법원의 취소판결에 의하여 사건을 다시 심리하게 된 특허심판원은 그 사건을 99당30(취소)호(이하 ‘이 건 심판’이라 한다)로 심리하여 1999. 4. 20. 다음과 같은 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결(이하 ‘이 건 심결’이라 한다)을 하였다.
나. 이 건 특허발명의 특허청구의 범위
에틸렌 비닐아세테이트폼 또는 폴리에틸렌폼으로 연마 가공하여서 된 낚시찌의 부체를 연질 폴리비닐클로라이드용액에 잠깐 동안 담갔다가 들어내어 다공질부체 표면에 연질 폴리비닐클로라이드용액이 침투되면서 균일하게 도포되도록 한 다음 건조하는 것을 수회 반복하여 부체 표면에 방수피막층이 형성되게 함을 특징으로 하는 에틸렌 비닐아세테이트폼을 부체로 한 낚시찌의 부체 표면 처리방법.
다. (가)호 발명의 내용
에틸렌 비닐아세테이트폼으로 연마 가공하여 된 낚시찌의 부체를 연질 폴리비닐클로라이드 용액에 잠깐 동안 침지하였다가 들어내어 다공질 부체 표면에 연질 폴리비닐클로라이드 용액이 침투하면서 균질하게 도포되도록 한 다음 건조하는 것을 수회 반복하여 부체 표면에 연질 방수피막층을 형성시키는 방법.
라. 이 건 심결 이유의 요지
(1) 청구인(원고)에게 (가)호 발명이 현실적으로 실시하였거나 실시하고 있음을 입증하는 증거를 제출하도록 기간을 정하여 보정 명령을 하여 원고는 피고의 사업자등록증(갑제4호증, 심판에서의 증거번호, 이하 같다)과 피고가 생산 판매한 것이라 주장하는 농어찌의 표피 주성분이 폴리비닐클로라이드라는 한국생활용품시험검사소의 시험성적서(갑제5호증)를 제출하였다.
(2) (가)호 발명은 100% 연질폴리비닐클로라이드인데 반하여 시험성적서에는 주성분이 폴리비닐클로라이드라고 기재되어 있어 그 성분이 동일하다고 할 수 없어 이 건 심판청구는 피고가 실시하고 있지도 아니한 것에 대한 것으로 확인의 이익이 없고, (가)호 발명을 보정하여 실제로 실시하고 있는 발명과 일치시키는 것은 요지변경이 되어 허용될 수 없으므로, 이 건 심판청구는 보정할 수 없는 흠결이 있는 것이어서 각하를 면할 수 없다.
2. 당사자의 주장
가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지
(1) 특허법원의 취소판결에 의하여 사건을 다시 심리하게 된 특허심판원은 원고에게 송달하여야 할 새로운 심판번호 및 심판관지정통지서를 원고에게 송달하지 아니하고 취소되기 전의 심판 및 취소소송의 상대방 소송대리인에게 송달하여, 원고에게는 주장이나 증거를 제출할 기회나 (가)호 발명을 보정할 기회를 주지 아니한 채 이 건 심결을 하였으므로(이 건 심결에서는 원고에게 보정명령을 하여 원고로부터 갑제4, 5호증을 제출받았다고 되어 있으나 이는 전 심판단계에서 제출된 것이고 전 심결의 취소 후에는 특허심판원으로부터 보정명령을 받은 바 없다), 그 심판절차상 중대한 하자가 있다.
(2) 이 건 심결은 (가)호 발명과 시험성적서의 성분이 막연히 상이하다고만 판단하고 구체적인 이유나 증거를 기재하지 아니하였으므로 심리미진의 위법이 있다.
(3) (가)호 발명과 피고가 실시하고 있는 방법에 차이가 있을 때에는 요지변경이 되지 아니하는 범위에서 보정을 할 수 있음에도 불구하고 이 건 심결의 심판과정에서 보정명령을 하지 않은 것은 위법하고, 피고가 실제로 실시하고 있는 방법인 피막형성층의 주성분을 비닐클로라이드/비닐아세테이트 코폴리머로 하는 방법은 이 건 특허발명의 권리범위에 속한다.
나. 피고의 주장 요지
(1) 특허심판원에서 원고에게 송달하여야 할 심판번호 및 심판관지정통지시에 특허청의 컴퓨터 오류로 인하여 이 건 소송의 피고대리인에게 송달되어 피고대리인의 사무직원이 이를 폐기한 사실은 있으나, 이 건 심결문의 기재에 의하면 특허심판원의 보정명령에 의하여 원고가 증거자료를 제출한 것으로 되어 있으므로, 원고가 특허심판원의 심판절차가 진행되는 것을 모르고 있었다는 주장은 허위이다.
(2) 이 건 심결에는 원고의 주장과 같은 심리미진 등의 위법이 없다.
3. 판단
가. 특허법 제147조 제1항은 심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부본을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고, 같은 조 제2항은 심판장은 제1항의 답변서를 수리한 때에는 그 부본을 청구인에게 송달하여야 한다고 규정하고 있는 바, 위 규정들의 취지는 심판의 양 당사자에게 심판이 청구된 사실을 알리고 각자에게 자신의 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회와 상대방의 주장에 대하여 반박할 수 있는 기회를 부여하기 위한 것이라고 할 것이므로, 특허심판원의 심결에 이러한 절차규정을 위반한 하자가 있는 경우에는 그 심결은 위법하다고 할 것이다.
한편 특허법 제189조 제2항은 특허심판원의 심결을 취소하는 특허법원의 판결이 확정된 때에는 심판관은 다시 심리하여 심결하여야 한다고 규정하고 있고, 그와 같이 다시 심리하는 경우의 절차에 관하여는 특허법이 별도의 규정을 두고 있지 아니하나, 위에서 본 심판이 처음 청구된 경우에 준하여 당사자에게 심리가 다시 진행된다는 사실을 알리고 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하는 것이 마땅하다고 할 것이다. 그런데 특허법 시행규칙 제58조는 특허심판원장은 심판청구수리시 심판번호를 부여하고 심판관을 지정한 후 당사자에게 통지하여야 한다고 규정하고 있고, 갑제6호증의 1의 기재와 변론의 전취지를 종합하면, 특허심판원은 특허법원의 심결취소판결에 의하여 다시 심리를 하는 경우에는 위 특허법 시행규칙 제58조의 규정에 의한 심판번호 및 심판관지정통지시에 특허법원의 판결에 의하여 심결이 취소됨에 따라 새로운 심판번호 및 심판관에 의하여 다시 심판하게 되었다는 내용과 함께 특허법원에 제출한 이유 및 증거 등이 특허심판원에 제출한 것과 상이하여 특허법원에서 심결이 취소된 경우에는 그 통지를 받는 즉시 그 이유 및 증거를 제출하라는 내용을 함께 통지하고 있는 사실을 인정할 수 있는 바, 특허법원의 판결에 의하여 심결이 취소되어 다시 심리하게 되는 경우에 특허심판원이 하는 위 심판번호 및 심판관지정통지는 당사자에게 심판이 계류중인 사실을 알리고 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하는 것에 해당하여 이 통지를 받음으로써 당사자는 자신의 주장과 증거를 제출할 수 있게 되는 것이라고 할 것이므로, 특허심판원의 심결에 이러한 통지를 하지 아니한 하자가 있는 경우에는 그 심결은 위법한 것이라고 할 것이다.
그런데 갑제6호증의 1 내지 3, 갑제17호증, 을제1, 2호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면, 원, 피고 사이의 권리범위확인심판사건에 관한 전 심결( 특허청 95당984호)에 대하여 이 법원이 심판청구의 대상인 (가)호 발명과 피고의 실제 제품이 동일하다고 할 수 없으므로 그 차이가 보정이 가능한 정도의 차이인지를 따져 보아 보정이 가능하다면 (가)호 설명서의 보정을 명하는 등의 조치를 취한 후 이 건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는데 전 심결이 이를 하지 아니하였으므로 위법하다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 선고하여 그 판결이 확정된 사실, 위 판결이 확정된 후 특허심판원장은 위 사건을 다시 심리하기 위하여 필요한 새로운 심판번호로 1999당30(취소)호를 부여하고 심판관 3인을 지정한 후 심판청구인인 원고에게 그 통지를 하면서 그 통지서에 전 심판과 심결취소소송에서 피고측의 소송대리인이었던 박사룡 변리사를 원고의 소송대리인으로 잘못 표시하여 그 소송대리인의 주소로 통지서를 송달하고 원고에게는 그 통지를 하지 아니함으로써 원고는 그러한 내용을 알지 못하여 자신의 주장과 증거(전 심판에는 제출되지 아니하였으나 특허법원에 새로 제출되었던 증거를 포함)를 제출하거나 (가)호 설명서를 보정할 기회를 부여받지 못하고 있던 중 이 건 심결이 송달된 사실, 이 건 심결에서는 청구인(원고)은 피청구인이 (가)호 발명을 현실적으로 실시하였거나 실시하고 있음을 입증하는 증거를 제출하지 아니하였으므로 기간을 정하여 이를 입증할 수 있는 증거자료를 제출하도록 보정명령을 하여 청구인이 갑제4, 5호증을 증거자료로 제출하였다고 하였으나, 전 심결 취소 후 특허심판원은 청구인에게 그러한 내용의 보정명령을 한 바도 없고, 위 갑제4, 5호증은 전 심판단계에서 이미 제출되었던 것인 사실을 인정할 수 있고, 반증이 없다.
위 인정사실에 의하면, 이 건 심결은 이 법원에 의한 전 심결의 취소 후 다시 심리를 하면서 당연히 원고에게 하여야 할 새로운 심판번호 및 심판관지정통지를 하지 아니하여 원고에게 자신의 주장과 증거를 제출하거나 (가)호 설명서를 보정할 기회를 부여하지 아니한 채 심결한 것이어서 위법하다고 할 것이다.
4. 결론
그렇다면 이 건 심결은 취소되어야 할 것이므로 그 취소를 구하는 원고의 이 건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.