[1] 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다.


[2] 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.
주문
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

이유
상고이유를 본다.
1. 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원ㆍ등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조ㆍ판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다. 그리고 대상제품이 특허발명의 출원ㆍ등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다( 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).
2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거를 종합하여 다음과 같은 취지로 판단하였다.
가 명칭을 “박판 버저”로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)과 피고가 생산ㆍ판매하고 있는 박판버저[(모델명 생략), 이하 ‘피고 제품’이라 한다]는 그 구성이 실질적으로 동일하고, 다만 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’임에 반하여, 피고 제품은 ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하고 있는 점’에서 차이가 있지만, 이는 필요에 따라 단순히 선택할 수 있는 사항에 불과하다.
나. 다른 한편, 출원 당시의 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’을 갖는 것이었는데, 원고는 이 사건 특허발명의 출원ㆍ심사절차에서 특허청 심사관으로부터 이 사건 특허발명이 원심 판시의 인용발명과의 관계에서 진보성이 없다는 이유로 거절이유의 통지를 받고, 그 특허청구범위를 ‘… 여자코일 둘레의 마그네트 …로 구성되는 박판버저에 있어서 양면 인쇄회로기판의 양모서리 외부연결용 터미널의 하면과 회로에 의해 하부가 상호 연결된 수직관통터미널을 형성하고 그 관통터미널의 상부에 여자코일의 코일 터미널을 납땜 용접한 것으로 구성됨을 특징으로 하는 박판버저’로 보정하였으나(이와 같은 보정으로 이 사건 특허발명은 ‘미리 자력이 부여된 부품, 즉 마그네트를 사용하여 버저를 완성하는 구성’을 취하게 되었다.), 특허청 심사관으로부터 “거절이유를 번복할 만한 사유를 발견할 수 없다.”는 이유로 거절사정을 받았다.
다. 이에 원고는 거절사정 불복심판을 청구하고 그 절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 현재 등록되어 있는 바와 같이 다시 보정하면서 이 사건 특허발명을 “통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성”을 갖는 것으로 특정하고, 그 심판보충서에서 이 사건 특허발명의 목적은 마그네트용 금속링을 버저 조립시에 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 필요한 자력을 부여함으로써 자력 부여가 용이하도록 한 박판 버저를 제공함에 있다고 설명하고, 이와 같은 방법은 ‘자력이 부여된 부품(마그네트)을 사용하여 버저를 완성하는 구성’을 갖는 인용발명에서는 전혀 찾아볼 수 없다는 점을 주장하였고, 이에 따라 비로소 이 사건 특허발명에 대한 등록사정이 이루어졌다.
라. 그러므로 이와 같은 과정을 통하여 특허등록을 받은 원고로서는 금반언의 원칙상 이 사건 소송에서 ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하는 구성요소’가 필요에 따라 단순히 선택할 수 있는 사항에 불과하여 이 사건 특허발명의 권리를 침해하는 것이라고 주장할 수 없다.
3. 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하는’ 피고 제품은 원고가 이 사건 특허발명의 출원ㆍ등록과정에서 이 사건 특허발명이 인용발명에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 극복하기 위하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였던 것에 해당하여 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다 할 것이다. 따라서 원고가 이 사건 소송절차에서 피고 제품이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하여 피고가 원고의 특허권을 침해하고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다고 본 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 금반언의 원칙에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.