15 U. S. C. § 1117(a)에 따르면 법원은 (1) 피고의 이익, (2) 원고의 손해, (3) 소송비용에 대하여 배상을 명령할 수 있는데, 1999년도 개정 연방 상표법은 상표 희석화에 따른 손해배상에 대한 모순을 해결하고자 했으나 이로 인해 다른 논란을 불러일으켰다.
15 U.S.C. § 1117(a)에 따르면 법원은 (1)피고의 이익(the defendant’s profits), (2)원고의 손해(the damages sustained by the plaintiff), 그리고 (3)소송비용(the cost of the action)에 대하여 배상을 명령할 수 있다. Stone Creek은 지방법원에 약식재판을 청구하며 이익환수(disgorgement of profits)를 인정하는데 있어서 고의적인 행위가 필요하지 않다는 판단을 구하였다. 지방법원은 이를 인정하지 않았다. 그러나 연방항소법원은 Omnia가 Stone Creek의 상표를 침해하였다고 결론을 내렸기 때문에 피고의 이익에 대한 배상청구를 인정하는데 고의적 행위가 필요한지 여부도 검토하였다. 15 U.S.C. § 1117(a)상의 손해배상에 있어 “형평법상의 원칙에 따라” 고의를 요건으로 한다는 것이 1999년도에 연방상표법 개정 이전까지의 선례였다. 1999년도 개정 연방상표법은 상표 희석화에 따른 손해배상에 대한 모순을 해결하고자 하였으나 이로 인하여 다른 논란을 불러일으켰다. 즉 연방의회는 희석화에 따른 손해배상에 대하여는 고의를 요구하였으나 침해나 불공정 경쟁에 따른 금전배상에는 고의를 요구하지 않아 논란의 여지를 만들게 된 것이다. 제9연방항소법원은 이에 대하여 “1999년 개정 상표법은 지금까지의 선례를 변경하는 것이 아니라”며 금전배상에 있어 피고의 이득에 대한 배상을 요구할 때 고의적 침해가 필수적인 요건이 된다고 판시하였다.