피고는 Emilia가 지리적 표시가 아니라 칠레산 포도주 브랜드로 인식되고 있다는 주장을 했다. 그러나 “Emilia”가 이탈리아의 포도주 산지를 나타내는 표시로서 사용되고 있고, 이 사건 등록상표(”EMILIANA”)는 “Emilia”를 표장의 일부로 하고 있어 포도주 산지 표시와는 또 다른 브랜드로의 의미와 가치를 가진다. 이런 점을 고려해서 원고의 상표는 등록될 수 없다.
이 사건 등록상표는 세계무역기구 회원국인 이탈리아의 포도주 산지에 관한 지리적 표시인 “Emilia”를 포함하는 상표에 해당한다. ① “Emilia” 표장은 1999. 2. 19. 유럽연합에 이탈리아의 포도주에 대한 보호되는 지리적 표시로서 등록되었다. ② “Emilia”는 이탈리아의 포도주 산지인 에밀리아-로마나(EMILIAROMAGNA) 지방의 일부 지역을 이르는 명칭으로 1987년경부터 위 지역에서 생산되는 포도주의 산지를 나타내는 표시로서 사용되어 왔다.③ 이 사건 등록상표 “EMILIANA”는 “EMILIA”에 이탈리아어에서 지역명이나 국가명 뒤에 붙여지는 경우 ‘~지방의’, ‘~지방 주민’, ‘~국가 사람’ 등의 의미를 가지는 접미사인 “NA”가 결합된 표장으로서, 전체적으로 “EMILIA”를 포함하는 상표이다. 원고는, “Emilia”가 이탈리아에서 더 이상 지명이나 지리적 표시로 사용되지 않고, 오히려 거래자나 수요자에게 원고가 생산·판매하는 칠레산 포도주 브랜드로 인식되고 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제14호가 적용되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 “Emilia”가 이탈리아의 포도주 산지를 나타내는 표시로서 사용되고 있는 점은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 등록상표(”EMILIANA”)는 “Emilia”를 표장의 일부로 하고 있어 포도주 산지 표시인 “Emilia”와 전혀 다른 의미로 인식된다는 등의 사정이 없는 한 “Emilia”를 포함하는 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제14호의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하며, 원고가 자신이 생산·판매하는 포도주에 이 사건 등록상표를 사용하여 거래자나 수요자에게 이 사건 등록상표가 원고의 상품 표지로 인식되고 있더라도 달리 볼 것은아니므로, 원고의 주장은 이유 없다.