미국에서 특허 정정신청이 인정되는 비율이 낮은 이유는 심사과정중 제시된 모든 선행문헌과 현재 IPR 과정에서 제시된 모든 선행문헌과 계쟁 특허와 관련하여 특허청에 제기된 다른 절차에서 제시된 모든 선행문헌을 비교해, 정정된 청구항이 특허성이 있다고 증명해야 한다. 즉 특허권자가 작성해야 할 내용이 무척 많고, 요구 사항을 전부 충족해도 분량 제한의 벽에 막히기 때문이다.
그간의 특허심판원의 실무 운영 태도를 살펴보면, 왜 정정신청이 인정되는 비율이 극히 낮은지를 유추할 수 있다. 우선 특허성과 관련하여, 특허권자는 ① 심사과정에서 제시된 모든 선행문헌, ② 현재 IPR 과정에서 제시된 모든 선행문헌(IPR 개시결정 되지 않은 청구항에 대해 제시된 선행문헌도 포함) ③ 계쟁 특허와 관련하여 특허청에 제기된 다른 절차에서 제시된 모든 선행문헌과 비교할 때, 정정된 청구항이 특허성이 있다는 점을 증명하여야 한다. 뿐만 아니라 특허권자는 정정이 IPR 절차의 본안에서 제기된 비특허성 사유와 관련이 있다는 점, 정정된 청구항이 권리범위를 확장한 것이거나 신규사항을 추가한 것이 아니라는 점, 정정된 청구항이 원래의 명세서에 의해 뒷받침되고 있다는 점도 증명해야 한다. 결정적으로 특허권자는 이러한 모든 내용을 담은 정정신청서를 25페이지 이내로 작성해야 한다. 즉, 일차적으로 특허권자가 작성해야 하는 내용이 너무 많고, 요구 사항을 전부 충족한다 하더라도 분량 제한이라는 벽이 기다리고 있는 것이다. 신속한 절차를 제공한다는 IPR 도입 목적을 달성하기 위해 특허권자에게 부담시킨 짐이 너무 큰 것은 아니었는지 검토할 필요성이 있다. 미국 특허청은 대상판결을 계기로 IPR에서의 정정신청 제도를 어떻게 변경해야 할 것인지를 고민해보아야 할 것이다. 이하에서 다시 살펴보겠지만 우리 특허법의 정정제도 운영 방식이 하나의 대안이 될 수 있을 것이다.