CAFC는 진보성을 판단할 때 판례법 상의 TSM 심사를 하여 왔다. 그런데 미국 특허법 제103조(a)의 문언에 기초하여 바로 TSM 심사가 도출되지는 않는다.
CAFC는 진보성을 판단할 때 판례법상의 TSM 심사를 하여 왔다. CAFC는 복수의 선행기술에 기초하여 진보성 판단을 하는 경우에, 특히 조합발명의 취급에 관하여 이런 선행기술들을 결합할 교시, 시사가 있어야 한다고 판시하여 왔다. 그런 데 미국 특허법 제103조(a)는 문언상 ‘제102조에 의하여 완전히 동일하게 발명이 개시되어 있지 않다고 하더라도 만일 특허를 받으려고 하는 대상발명과 특허대 상의 선행기술이 전체적으로 차이가 선행기술이 속한 영역에서의 통상의 기술자 의 관점에서 발명이 이루어진 당시에 자명한 경우에는 특허를 받을 수 없다.’고 규정하고 있는바, 이러한 제103조의 문언에 기초하여 바로 TSM 심사가 도출되지는 않는다.