특허법 제128조 제1항이 규정하는 손해액 산정방법사이의 차이는 특허권자의 생산능력에 따른 제한, 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정에 따른 제한이 명문으로 존재하는지 여부이고, 특허법 제128조 제1항을 적용하는 손해배상액의 산정은 특허권자의 생산능력을 최대한으로 함에 따라 제한되고, 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있었던 경우에 그에 대하여 손해배상액에 제한이 따르게 된다. 
5. 개정특허법과 대법원판례의 적용
그런데 위 대법원 1997.9.12. 선고 96다43119 판결[공1997, 3083]은 상표법에 관한 판결이지만 또한, 앞서 본 바와 같이 '권리자의 순이익률을 침해자의 순이익률과 같은 것으로 추인하는' 방법을 통하여 침해자가 양도한 상품의 수량에 권리자의 단위수량 이익액을 곱하는 방식으로 침해자의 이익액을 산정하고 이를 권리자의 손해로 인정하는 기준을 제시한 바 있다. 이러한 손해액 인정방법이 특허법 제128조 제1항이 신설된 현재에도 사용가능한 것인가? 위 대법원 판결이 제시한 방법과 특허법 제128조 제1항이 규정하는 손해액 산정의 방법사이에 존재하는 가장 큰 차이는 특허권자의 생산능력에 따른 제한과 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정에 따른 제한이 명문으로 존재하는지 여부이다. 특허법 제128조 제1항을 적용하는 손해배상액의 산정은 특허권자의 생산능력을 최대한으로 하므로 그에 따라 제한되고, 또한 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있었던 경우에는 역시 그에 의하여 손해배상액에 제한이 따르게 된다. 특허법의 2001년 개정에도 불구하고 위 대법원 판결과 제2항의 적용을 통하여 특허법 제128조 제1황의 제한을 피해갈 수 있다고 해석하는 것은 법 개정의 취지를 몰각하는 것이므로, 위와 같은 손해액 산정방법은 허용될 수 없다. 또한, 앞서 주장한 바와 같이 특허법 제128조 제1항에서 규정한 특허권자의 생산능력에 따른 제한과 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정에 따른 제한을 제2항의 적용에 있어서도 추정복멸사유로서 동일하게 적용된다고 해석하는 한 이러한 탈법행위는 있을 수 없게 되므로, 필자의 해석은 이 점에서도 장점이 있다고 하겠다.