특허법 제128조는 민법이 정하고 있는 손해배상액 산정의 일반원칙을 변경하고 있는데 일본의 다수설을 비판 없이 답습하고 있는 것이 많고, 일본의 다수설과 판례는 손해의 개념과 관련해 엄격한 차액설에 입각해 특허침해 전과 후의 재산상태의 변화가 없고 손해가 없으므로 제1항은 적용될 여지가 없다고 해석, 제2항의 실시료 상당액 청구만 가능하다고 해석해 왔다.
II. 종래의 논의와 문제의 제기
특허법 제128조는 민법이 정하고 있는 손해배상액 산정의 일반원칙을 매우 큰 폭으로 변경하고 있는 것이다. 따라서 그 중요성은 대단히 큰 것인데도 위 규정의 근본 취지는 무엇인지, 위 규정이 적용되는 범위는 어디까지인지, 위 규정이 적용되기 위한 요건은 무엇인지, 그리고 위 규정을 적용함에 있어서 문제되는 것은 무엇인지 등에 대해서는 그 논의가 충분하지 못하였다. 특히, 종래 우리나라에서의 논의는, 우리나라와는 특허법 운용의 전통이 상이한 일본의 다수설을 비판 없이 답습하고 있는 것이 많았다.
가장 현저한 것은 특허권자나 전용실시권자가 특허발명을 실시하고 있는 경우에만 특허법 제128조 제1항 내지 제3항을 적용할 수 있느냐에 관한 해석이다.
1. 일본의 경우
제2장에서 살펴볼 것이지만, 일본은 1995년 특허법 개정으로 특허법 제102조의 현행 제2항 내지 제4항(당시에는 제1항 내지 제3항)을 도입하였는데, 종래 일본의 다수설과 판례는 손해의 개념과 관련하여 엄격한 차액설에 입각하여, 권리자가 특허발명을 실시하여 특허제품을 판매하지 않고 있는 경우에는 특허침해가 있더라도 특허권자는 자신의 제품의 판매 감소가 없으므로, 특허침해 전과 후의 재산상태의 변화가 없고, 따라서 손해가 없으므로 제1항(현행법 제2항)은 적용될 여지가 없다고 해석하면서 제2항(현행법 제3항)의 실시료 상당액 청구만 가능하다고 해석하여 왔다.