선행발명 7의 컵과 이 사건 제1항 정정청구발명의 마사지컵은 동일한 구성을 갖고 있어, 정정청구발명의 마사지컵이 선행발명 7에 없는 특수한 효과를 기재하고 있더라도, 이 역시 선행발명 7도 당연히 갖는 효과의 단순한 발견일 뿐이므로, 별개의 발명이라 볼 수 없다.
살피건대, 선행발명 7의 사용설명서(갑 제17호증)에는 “탭핑 컵은 피부에 미끄러지듯이 사용하지 않는다.”, “탭핑 방법: 피부에 컵이 밀착된 순간 손목을 돌려서 밀착과 분리를 반복한다.”고 기재되어 있기는 하다. 그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명 7의 컵의 경우 이 사건 제1항 정정청구발명의 마사지컵과 동일한 구성을 갖고 있는바, 이 사건 제1항 정정청구발명이 선행발명 7에서 명시적으로 밝히고 있지 않은 특수한 효과를 기재하고 있더라도, 이는 구성이 같은 선행발명 7로부터 당연히 생기는 효과의 하나를 단순히 발견한 것에 불과하다고 할 것이므로, 이러한 점을 들어 이 사건 제1항 정정청구발명이 선행발명 7과 별개의 발명이라고 볼 수 없다(선행발명 7도 이 사건 제1항 정정청구발명과 마찬가지로 컵 안쪽의 피부가 부압에 의해 흡입됨으로써 근육이 풀리고 신경이 안정되며 노폐물이 제거되는 기능을 갖고 있고, 컵을 이동시키면서 마사지를 행하는 것이 가능함은 그 구조 상 명백하다).